Produção antecipada de provas em casos de concorrência desleal e uso indevido de marca

Conforme se depreende do acórdão relativo ao RESp n.º 1.778.910 – SP (2016/0185736-0), a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entende que, para conclusão sobre eventual concorrência desleal decorrente de violação de trade dress (o que, por analogia, pode-se estender para violação de marca registrada) não basta mera análise, pelo Juiz, da alegada violação, sendo de rigor a produção de prova pericial técnica. Ainda, o acórdão concluiu pelo reconhecimento de cerceamento de defesa quando a prova pericial requerida oportunamente é indeferida.

Dessa forma, salta aos olhos a relevância da prova pericial para aferir a contrafação, que irá, afinal, concluir pela existência de violação à propriedade industrial, que pode ser caracterizada, dentre outras formas, pela violação de marca registrada, violação de trade dress, ou concorrência desleal.

Tal entendimento decorre do fato de que violações de marcas e trade dress não são simples de aferir pelo homem médio, e demandam análise técnica de profissional habilitado, a fim de mitigar subjetivismo na análise do mérito (a existência de contrafação).

Nesse sentido, o voto da Min. Relatora, Isabel Galloti, entendeu imprescindível para aferição da contrafação “o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à apresentação do produto ou serviço”, inclusive especificando quais elementos deverão ser objeto da prova pericial.

E justamente por não ser fácil de aferir que, não raro, algumas partes entendem que podem estar sofrendo com contrafação, tendo sua marca e/ou trade dress violados por terceiros, contudo, quando da realização da perícia no momento processual da instrução, não há demonstração da efetiva violação, ocasião em que eventual demanda judicial ajuizada restará julgada improcedente.

Nesse contexto, a inovação no que diz respeito à produção antecipada de prova trazida pelo Código de Processo Civil atual, prevista no inciso III do art.381, é de grande importância.

Isso porque permitirá que a parte que entende que está sofrendo concorrência desleal, ou tendo sua marcar e/ou trade dress violados por concorrentes, possa – antes do ajuizamento de demanda que vise coibir a concorrência desleal ou indenização – aferir se há, ou não, ato ilícito a ser combatido em ação autônoma.

Com efeito, o inciso III do art. 381 do CPC, autoriza a produção de prova antecipada, dentre as quais a perícia, quando “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”. Ou seja, permite-se realizar a perícia a fim de saber de antemão se há, ou não, concorrência desleal e violação de marca ou trade dress, o que poderá determinar o ajuizamento, ou não, da ação principal.

Dessa forma, utilizando-se de tal faculdade processual, a parte lesada terá maior segurança e previsibilidade quando ajuizar uma ação inibitória ou indenizatória em caso de violação de propriedade industrial, seja em qual modalidade (violação de trade dress, marca, ou concorrência desleal) for, além de evitar se submeter ao pagamento de verbas sucumbenciais em caso de improcedência da demanda.